5.其他文件的审查
5.1委托和委托书
5.1.1委托
在中国内地没有经常居所或者营业所的外国申请人,其国际申请在进入国家阶段时,应当委托专利代理机构办理有关事务。如果申请人没有委托专利代理机构,审查员应当参照本指南第一部分第一章第6.1.1节中的有关规定处理。
在中国内地有经常居所或者营业所的申请人,其国际申请在进入国家阶段时,可以不委托专利代理机构。
5.1.2委托书
国际申请进入国家阶段时,提交的委托书除应当符合本指南第一部分第一章第6.1.2节的规定外,还应当写明国际申请号、申请人(即委托人) 的原文姓名或名称以及中文译名。申请人的原文姓名或名称,除有变更的情况外,应当与国际公布文本扉页的记载使用相同的语言并且内容完全一致;国际阶段作过变更的,应当与“记录变更通知书”(PCT/IB/306表) 上记载的变更后的内容完全一致。译名应当与进入声明中的记载完全一致。
在进入国家阶段的同时办理变更申请人手续的,可以只提交变更后申请人签署的委托书。
国际申请在进入国家阶段时没有提交委托书,或者提交的委托书存在缺陷的,应当适用本指南第一部分第一章第6.1.2节中的有关规定。
5.2要求优先权
5.2.1要求优先权声明
根据专利法实施细则第一百二十七条第一款的规定,申请人在国际阶段要求了一项或者多项优先权,而且在进入国家阶段时该优先权要求继续有效的,视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。
申请人应当在进入声明中准确地写明其在先申请的申请日、申请号及原受理机构名称。除下段所述情况外,写明的内容应当与国际公布文本扉页中的记载一致。审查员发现不一致时,可以以国际公布文本扉页中记载的内容为依据,依职权改正进入声明中的不符之处,并且及时通知申请人。
国际局曾经向专利局传送的“撤回优先权要求通知书”(PCT/IB/317表) 或“优先权要求被认为未提出通知书”(PCT/IB/318表) 中所涉及的优先权要求应认为已经失去效力,不应写入进入声明中。不符合规定的,审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
在国际阶段受理局对于优先权要求的有效性,即作为优先权基础的在先申请是否在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员中提出、申请人是否为巴黎公约成员国的国民或居民、在先申请的申请日是否在国际申请日前十二个月之内等已经作出审查,并且对不符合上述条件的优先权要求宣布视为未提出的,专利局不再提出疑问。
申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号的,应当在进入声明中写明。不符合规定的,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
申请人认为在国际阶段提出的优先权书面声明中某一事项有书写错误,可以在办理进入国家阶段手续的同时或者自进入日起两个月内提出改正请求。改正请求应以书面形式提出,写明改正后的优先权事项。对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的,在提出改正请求的同时还应当附上在先申请文件副本作为改正的依据。不符合规定的,视为未提出该改正请求。
进入国家阶段不允许提出新的优先权要求。
5.2.2在先申请文件副本的提供
申请人在国际阶段已依照专利合作条约的规定,提交过在先申请文件副本的,专利局不得要求申请人本人提供在先申请文件副本,该在先申请文件副本由专利局请求国际局提供。专利局的审查员认为有必要核查在先申请文件副本的,应当请求国际局传送该申请的在先申请文件副本。例如,国际检索报告中相关文件一栏内标明“PX”“PY”等类文件的;国际检索单位审查员没有检索到,但是专利局负责实质审查的审查员在补充检索中检索到“PX”“PY”等类文件的;在国际阶段存在援引加入项目或部分的。
国际局通知专利局,申请人在国际阶段没有按照规定提交在先申请文件副本的,除另有规定外,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人在指定期限内补交;期满仍未提交的,审查员应当针对相应的优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
5.2.3在先申请文件副本的审查
国际局提供了在先申请文件副本或者申请人补交了在先申请文件副本的,审查员应当对在先申请文件副本进行审查。
5.2.3.1与优先权声明不一致
审查员应当以在先申请文件副本为依据,检查优先权声明中的各项内容,如果与在先申请文件副本中记载的一项或者两项内容不一致,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
5.2.3.2提供享有优先权的证明
审查员应当检查国际申请的申请人在申请日时是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。对于不是向专利局提出的在先申请,符合下列情况之一的,应当认为申请人有权要求优先权:
(1)在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人。
(2)在后申请的申请人是在先申请的申请人之一。
(3)在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。
对于(3) 的情况,除申请人在国际阶段已经作出符合要求的享有优先权的声明以外,申请人应当提交相应的证明文件。证明文件应当由在先申请的全体申请人签字或者盖章。证明文件应当是原件,或者是经过公证的复印件。
经审查发现国际申请的申请人不符合上述(1)、(2) 两种情况的,应当检查国际公布文本中是否记载有申请人作出的有权要求该在先申请优先权的声明,如果有该声明,并且审查员认为声明是真实可信的,不得再要求申请人提交证明文件。在没有声明或声明不符合要求的情况下,审查员应当发出办理手续补正通知书,期满未答复或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
对于在先申请是在中国提出的国家申请,审查员应当适用本章第5.2.6节的规定审查在后申请的申请人是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。
5.2.4优先权要求费
要求优先权的,申请人应当自进入日起两个月内缴纳优先权要求费;期满未缴纳或者未缴足的,视为未要求优先权,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
5.2.5优先权要求的恢复
5.2.5.1根据专利法实施细则第一百二十八条的恢复
国际申请要求了优先权,且国际申请日在优先权期限届满之后两个月内,在国际阶段已经由受理局批准恢复优先权的,专利局一般不再提出疑问,国际申请进入国家阶段时,申请人不需要再次办理恢复手续。在国际阶段申请人未请求恢复优先权,或者提出了恢复请求但受理局未批准,申请人有正当理由的,可以自进入日起两个月内请求恢复优先权,提交恢复优先权请求书,说明理由,并且缴纳恢复权利请求费、优先权要求费,未向国际局提交过在先申请文件副本的,同时还应当附具在先申请文件副本。未按照上述规定办理恢复手续的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
国际申请在国际阶段发生过专利合作条约实施细则26条之二.2的情形,由国际局或者受理局宣布过优先权要求视为未提出的,申请人可以自进入日起两个月内提交恢复优先权请求书,并且缴纳恢复权利请求费、优先权要求费,对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的,同时还应当附具在先申请文件副本作为恢复的依据。其条件是被视为未提出的优先权要求的有关信息连同国际申请一起公布过。
办理的恢复手续符合上述规定的,准予恢复优先权,审查员发出恢复权利请求审批通知书;不符合规定的,不予恢复优先权。
专利法实施细则第六条第一款、第二款的规定不适用申请人延误专利法实施细则第一百二十八条规定的期限。
5.2.5.2根据专利法实施细则第六条的恢复
除本章第5.2.5.1节另有规定外,国际申请在进入国家阶段后,由于下述情形之一导致视为未要求优先权的,可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利:
(1)申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号,进入声明中仍未写明在先申请的申请号。
(2)要求优先权声明填写符合规定,申请人未在规定期限内提交在先申请文件副本或者优先权转让证明。
(3)要求优先权声明中在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容与在先申请文件副本中记载的不一致。
(4)要求优先权声明填写符合规定,但未在规定期限内缴纳或者缴足优先权要求费。
有关恢复权利请求的处理,适用本指南第五部分第七章第6节的有关规定。
除以上情形外,其他原因造成被视为未要求优先权的,不予恢复。
5.2.6在先申请是在中国提出
国际申请要求优先权的在先申请是在中国提出的国家申请,对于优先权的初步审查,除本章第5.2.3.2节外,与其他国际申请的审查完全相同。
在先申请是在中国提出的,要求优先权的在后申请的申请人与在先申请的申请人应当完全一致,或者由在先申请的全体申请人将优先权转让给在后申请的申请人。未满足上述条件的,视为未要求优先权。
在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入国家阶段,应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时,其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十五条第二款第(一)、(二) 和(三) 项所列情形之一的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。由于国际申请的特殊程序,审查员不按专利法实施细则第三十五条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理;同样,对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理。
5.3援引加入
根据专利合作条约实施细则的规定,申请人在递交国际申请时遗漏或者错误提交了某些项目或部分,可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏或者正确的项目或部分,而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求,“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。
对于在国际阶段存在援引加入项目或部分的国际申请,申请人在办理进入国家阶段手续时应当提交与援引加入相关的在先申请文件副本的中文译文,并在进入声明中正确指明援引加入的项目或部分在原始申请文件译文(或以中文提出的原始申请文件)和在先申请文件副本译文(或以中文提出的在先申请文件副本)中的位置。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正,期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
申请人在国际阶段要求了援引加入项目或部分涉及的优先权,但在国家阶段该优先权不符合本章第5.2.3.2节或者第5.2.6节的规定,或者受理局关于援引加入的项目或部分的审批明显存在错误的,例如,申请人在国际阶段未按照规定提交在先申请文件副本,审查员应当发出补正通知书,通知申请人请求修改相对于中国的申请日以保留援引加入项目或部分,或者请求不修改相对于中国的申请日但删除援引加入项目或部分。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
如果申请人请求修改相对于中国的申请日,审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”(PCT/RO/114表)中的记载为依据,重新确定该国际申请在中国的申请日,并发出重新确定申请日通知书。因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的,按照本章第5.2.5.1节的规定请求恢复优先权的除外,审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
5.4不丧失新颖性的公开
根据专利法实施细则第一百二十四条的规定,国际申请涉及的发明创造有专利法第二十四条第(一) 项或者第(二) 项所述情形之一,并且在提出国际申请时作出过声明的, 应当在进入声明中予以说明,并自进入日起两个月内提交专利法实施细则第三十三条第三款规定的有关证明文件;未予说明或者期满未提交证明文件的,其申请不适用专利法第二十四条的规定。
申请人在进入声明中指明在国际申请提出时要求过不丧失新颖性宽限期的,国际公布文本扉页中应当有相应的记载,记载的内容包括所提及的不丧失新颖性的公开发生的日期、地点、公开类型以及展览会或会议的名称。进入声明中提及的展览会应当属于专利法实施细则第三十三条第一款规定的情形,所提及的学术会议或技术会议应当属于专利法实施细则第三十三条第二款规定的情形。不符合规定的,审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期通知书。
在国际公布文本中有记载而在进入声明中没有指明的,申请人可以在进入日起两个月内补正。
由于国际申请的特殊程序,提交证明材料的期限是自进入日起两个月。对于证明材料的要求参照本指南第一部分第一章第6.3节的规定。
5.5生物材料样品保藏事项
5.5.1进入声明中的指明
根据专利法实施细则第一百二十五条第一款的规定,申请人按照专利合作条约规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当在进入声明中予以指明。该指明应当包括指出记载保藏事项的文件种类,以及必要时指出有关内容在该文件中的具体记载位置。
保藏事项是以非表格形式记载在说明书中的,应当在进入声明的规定栏目中,指明记载的内容在说明书译文中的页码和行数。审查员应当对译文的相应内容进行检查。保藏事项记载在“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表) 中或其他单独的纸页中的,该表或该纸页应当包含在国际公布文本中。审查员经核对发现在进入声明中指明的译文的相应位置没有关于保藏事项的记载,或者在进入声明中指明的“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表) 或其他另页说明并不包含在国际公布文本中的,应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出。
申请人在国际阶段已经按照专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出说明,但是没有在进入声明中予以指明或指明不准确的,可以在自进入日起四个月内主动补正。期满未补正的,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
5.5.2生物材料样品保藏说明
根据专利法实施细则第一百二十五条的规定,申请人按照专利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出过说明的,应当视为符合专利法实施细则第二十七条第(三)项的规定。
根据专利合作条约实施细则的规定,对保藏的生物材料的说明应包括的事项有:保藏单位的名称和地址、保藏日期、保藏单位给予的保藏编号。只要该说明在国际局完成国际公布准备工作之前到达国际局,就应认为该说明已及时提交。因此,申请人在进入声明中所指明的生物材料样品的保藏说明作为说明书的一部分或者以单独的纸页包含在国际公布文本中,其内容包括上述规定事项,审查员应当认为是符合要求的说明。在国际阶段申请人没有作出生物材料样品保藏说明,而在进入声明中声称该申请涉及生物材料样品保藏的,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
如果申请人在申请日时提交了生物材料样品的保藏证明,并且国际局将其作为国际申请的一部分包含在国际公布文本中,申请人请求对生物材料样品保藏说明中遗漏事项作出补充的,审查员可以以国际公布文本中的保藏证明为依据,同意其补充或改正。
审查员发现生物材料样品保藏说明与保藏证明中记载的保藏事项的内容不一致,并且可以确定不一致是由于保藏说明中的书写错误造成的, 审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人补正。期满未补正, 审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书, 通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
生物材料样品保藏的说明是以“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134表) 的形式或者以说明书以外的其他单独纸页形式提交的,作为国际申请的一部分,进入国家阶段时应当译成中文。没有译成中文的,审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人补正。期满未补正,视为没有作出生物材料样品保藏说明,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
5.5.3生物材料样品保藏证明
由于国际申请的特殊程序,提交生物材料样品保藏证明和存活证明的期限是自进入日起四个月。对保藏证明和存活证明内容的审查,适用本指南第一部分第一章第5.2.1节的规定。
5.6遗传资源的来源
国际申请涉及的发明创造的完成依赖于遗传资源的,申请人应当在进入声明中予以说明,并填写遗传资源来源披露登记表。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的,该专利申请应当被驳回。
5.7进入国家阶段后对申请文件的修改
专利法实施细则第一百三十条规定,申请人可以在办理进入国家阶段手续之后在规定的期限内提出对专利申请文件的修改,此种修改称为国家阶段的修改。
要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人可以自进入日起两个月内对专利申请文件主动提出修改。
要求获得发明专利权的国际申请,可以按照专利法实施细则第五十七条第一款的规定对申请文件主动提出修改。
当国际申请进入国家阶段时,申请人明确要求以按照专利合作条约第28条或第41条作出的修改为审查基础的,可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件,该修改视为按照专利法实施细则第一百三十条的规定主动提出的修改。
申请人提交修改文件时应当附有详细的修改说明。修改说明可以是修改前后内容的对照表,也可以是在原文件复制件上的修改标注。修改是在进入国家阶段时提出的,在修改说明上方应当注明“按照专利合作条约第28条(或第41条) 作出修改” 的字样。
修改的内容应当以替换页的形式提交,替换页与被替换页的内容应当相互对应,与被替换页的前、后页内容相互连接。
5.8改正译文错误
根据专利合作条约的规定,国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。因此,由国际局传送给指定局或选定局的国际申请是具有法律效力的文本。以该文本为依据发现进入国家阶段时提交的译文存在错误的,在满足专利法实施细则第一百三十一条规定的条件下,允许改正译文中的错误。
译文错误是指译文文本与国际局传送的原文文本相比个别术语、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确的情况。译文文本与国际局传送的原文文本明显不符的情况不允许以改正译文错误的形式进行更正。
申请人可以在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前办理改正译文错误手续。
申请人改正译文错误,除提交改正页外,还应当提交书面改正译文错误请求,并且缴纳规定的译文改正费。不符合规定的,审查员应当发出视为未提出通知书。
译文改正页与原始译文的相应页应当能够相互替换,即替换后的前、后页内容能够连接。
如果不符之处是非文字部分,如数学式、化学式等,不作为译文错误处理,仅要求申请人作出补正。
5.9实质审查请求
进入国家阶段的国际申请,如果指定了中国的发明专利,自优先权日起三年内应当提出实质审查请求,并缴纳实质审查费。审查员应当按照本指南第一部分第一章第6.4节的规定进行审查。
5.10著录项目变更
5.10.1经国际局记录的变更
5.10.1.1国际局通知的效力
在国际阶段国际局应申请人或受理局的要求,对请求书中的申请人或其姓名(名称)、居所、国籍或地址的变更,或者对请求书中的发明人或其姓名的变更进行记录,并书面通知指定局。专利局收到国际局“记录变更通知书”(PCT/IB/306表),应当认为申请人已向专利局提出了著录项目变更申报,即不需要就该项变更再提交著录项目变更申报书及缴纳变更手续费。国际申请进入国家阶段时,应当直接使用变更后的著录项目。
5.10.1.2补交证明材料
按照专利法实施细则第一百二十一条第一款第(六)项的规定,在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的,必要时申请人应当提供变更后的申请人享有申请权的证明材料。例如,国际局传送的“记录变更通知书”(PCT/IB/306表)中记载的变更事项是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人、外国企业或者外国其他组织的,适用本指南第一部分第一章第6.7.2.2节第(3)(ii)项的规定。没有提交证明文件的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补交,期满未补交的,审查员应当发出视为撤回通知书。
国际局传送的记录变更通知书中指明变更的项目是申请人的姓名或名称、地址以及发明人姓名的,不需要提供任何证明材料,应当认为变更已经生效。
5.10.2国家阶段的著录项目变更
进入国家阶段时或之后办理著录项目变更手续的,适用本指南第一部分第一章第6.7.1节的规定。
除本指南第一部分第一章第6.7.2节所述的几种著录项目变更证明文件外,以下两种情况,申请人或发明人所作的声明也可以作为申报变更的证明文件:
(1)在国际申请提出时填写了错误的申请人姓名或名称;
(2)在国际申请提出时填写了错误的发明人姓名。
5.11请求复查
5.11.1提出复查请求
根据专利合作条约的规定,允许申请人向作为指定局或选定局的专利局提出复查请求的情况是:
(1)受理局拒绝给予国际申请日,或者宣布国际申请已被认为撤回。
(2)国际局由于在规定期限内没有收到国际申请的登记本而宣布该申请被视为撤回。
复查请求应当自收到上述处理决定的通知之日起两个月内向专利局提出,请求中应当陈述要求复查的理由,同时附具要求进行复查处理决定的副本。国际局应申请人请求传送的有关档案文件的副本随后到达专利局。
5.11.2其他手续
申请人在按照本章第5.11.1节所述提出复查请求的同时,应当向专利局办理专利法实施细则第一百二十条和第一百二十一条规定的进入国家阶段手续,并且在进入声明中标明已经提出复查请求的事实。
5.11.3复查及复查后的处理
审查员认为复查请求是按照专利合作条约及其实施细则规定提出,并且按照规定办理了进入国家阶段手续的,应当对受理局或国际局作出的决定是否正确进行复查。
审查员认为上述国际单位的决定是正确的,该国际申请在中国的效力终止,应当按照本章第2.2.1节的规定办理。
审查员认为上述国际单位的决定是不正确的,应当认定该国际申请在中国是有效的,并继续进入国家阶段的处理和审查。对于受理局尚未确定国际申请日的申请,审查员应当通知申请人,该申请被认为是在应当确定为国际申请日的那一日向专利局提出的。
由于国际阶段程序的中断而没有完成国际公布的申请,审查员进行本章规定的审查时,应当以国际局传送的档案文件中登记本的副本代替本指南中提及的国际公布文本。
5.12国际单位错误的改正
5.12.1改正国际单位错误的声明
由于国际单位在事务处理上的疏忽而造成发出错误的通知书、在国际公布文本上出现了错误的记载、国际公布文本错误或者造成漏发通知书、遗漏记载,由此导致进入国家阶段后审查员作出“国际申请在中国的效力终止”、“补正”、“优先权视为未要求” 等处理的,申请人可以自审查员发出相应的通知书之日起六个月之内要求改正国际单位错误,该要求可以以“意见陈述书” 的形式提出。
5.12.2附 件
申请人提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时,应当提供国际局已经改正或者已经接受改正的相应文件的复制件作为附件。例如:国际公布文本的改正本、“记录变更通知书” (PCT/IB/306表) 的改正页、“选定通知书” (PCT/IB/331表) 的改正页等。没有附件的改正要求不予接受。
5.12.3改正后的处理
经审查或者经与国际局联系,证明确实是国际单位的错误并且已经由国际局作出改正,专利局应当承认改正后的结论。由于国际单位错误而作出“国际申请在中国的效力终止” 结论的,专利局应当重新接受译文和费用,并以第一次办理并满足专利法实施细则第一百二十一条第一款第(一) 项至第(三) 项规定的进入国家阶段手续之日为进入日。在等待国际单位改正错误期间,办理某种手续的期限已经届满,由于错误尚未改正而无法按期办理的(例如提出实质审查请求、提交生物材料样品保藏及存活证明、提交不丧失新颖性公开证明等),申请人还应当在提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时,完成各种耽误的手续。审查员对此应当认为是在规定期限内完成的。
由于国际单位错误而作出的其他导致申请人权利丧失的结论,经国际局通知改正错误后,应当恢复其相应的权利。